22 maart 2018
Artikel

Het Europese Gerecht geeft Adidas gelijk in strepenzaak tegen Shoe Branding BVBA

Onlangs heeft het Europese Gerechtshof Adidas gelijkgesteld in een 2-strepen merkenkwestie. Het conflicterende merk was al in 2009 aangevraagd in de Europese Unie door Shoe Branding BVBA. Bijna 10 jaar later besloot het Gerecht dat het merk van Shoe Branding dan toch niet zal worden ingeschreven.

In 2009 diende Shoe Branding een aanvraag in voor een Europese merkregistratie voor het volgende merk: 

 

In de aanvraag werd het merk als volgt omschreven “Het handelsmerk is een positiemerk. Het bestaat uit twee parallelle lijnen geplaatst op de buitenkant van het bovendeel van een schoen. De parallelle lijnen lopen van de zoolrand van een schoen en achteruit hellend naar het midden van de instap van een schoen. De stippellijn geeft de positie van het handelsmerk aan en is geen onderdeel van het merk.” De waren waarvoor dit merk was aangevraagd is voor “schoeisel”.

Bij publicatie tekende Adidas bezwaar aan tegen de EU registratie van het merk van Shoe Branding. Zij baseerde zich op de volgende oudere rechten, ingeschreven voor “schoeisel”:

EU merk 3517645:

 

Het merk is als volgt omschreven: “Het merk bestaat uit drie even grote en even brede, parallel lopende strepen aangebracht op schoeisel; de strepen zijn geplaatst op de bovenzijde van het schoeisel in het vlak tussen de veters en de zool”

Duitse merk 39950559: 

 

Dit merk is als volgt omschreven “Het merk bestaat uit drie strepen die een contrast vormen met de basiskleur van de schoen. De vorm van de schoen dient enkel om weer te geven op welke wijze het handelsmerk wordt aangebracht, maar is als zodanig geen onderdeel van het handelsmerk”.

Adidas was van mening dat beide merken op een verwarringwekkende manier overeenstemden en dat door gebruik van het 2-strepen merk van Shoe Branding ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Adidas 3-strepen merk.

De oppositie werd in eerste instantie afgewezen. Na het instellen van beroep en hogere voorziening had de kamer van beroep van het Europese Bureau de oppositie vooralsnog toegewezen.

Shoe Branding BVBA heeft daarop bij het Europese Gerecht een verzoek ingediend om de beslissing van de Kamer van Beroep te vernietigen. Volgens Shoe Branding BVBA had de Kamer van Beroep blijk heeft gegeven van verschillende onjuiste opvattingen met betrekking tot het bewijs van de bekendheid van het oudere merk, het bestaan van een inbreuk op de reputatie of het onderscheidend vermogen van dit merk en het ontbreken van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk.

Echter, het Europese Gerecht heeft in haar arrest de grieven van Shoe Branding niet gevolgd en heeft  de reputatie van het Adidas 3-strepen merk bevestigd, evenals de afbreuk op deze reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk van Adidas door het gebruik van het 2-strepen merk van Shoe Branding.

Daarnaast heeft het Europese Gerecht de redenering gevolgd dat de conflicterende merken beiden bestaan uit parallel lopende strepen, aangebracht op een schoen en dus in zekere mate overeenstemmen. Het argument van Shoe Branding dat het merk van Adidas intrinsiek een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft, is volgens het Europese Gerecht niet langer aan de orde gezien door het intensieve gebruik van het 3-strepen merk van Adidas er een bekendheid bij het publiek ontstaat die het intrinsiek onderscheidend vermogen overstijgt.

Onder bepaalde omstandigheden zijn er geldige redenen waardoor het gebruik van een merk  dat inbreuk maakt op een bekend merk kan worden toegestaan. In de onderhavige zaak echter zegthet Europese Gerecht dat Shoe Branding niet voldoende heeft aangetoond dat het merk in de gehele EU werd gebruikt, dat de vermeende co-existentie tussen beide merken vreedzaam is en Shoe Branding te goeder trouw was bij het gebruik van het aangevraagde merk.

Het Europese Gerecht heeft het beroep tegen de beslissing van de kamer van Beroep in zijn geheel verworpen en Adidas dus volledig in het gelijk gesteld.

Terug