27 november 2019
Artikel

Eli Lilly vs. Fresenius Kabi: een nieuwe test voor equivalentie in Nederland?

Recent is vonnis gewezen in de Eli Lilly vs. Fresenius Kabi zaak waarin een naar mening van velen afwijkende benadering van equivalentie werd toegepast door de rechtbank. Hoe zat het ook alweer met equivalentie?

Equivalentie treedt op als een element van een octrooiconclusie niet letterlijk wordt toegepast, maar wordt vervangen door een gelijksoortig element. Een simpel voorbeeld hiervan is het vastmaken van iets door middel van een spijker, waarbij een schroef een equivalent alternatief is. In de geldende rechtspraak wordt een equivalentie gedefinieerd met behulp van de zogeheten function-way-result of FWR-test. Hierin wordt gesteld dat er sprake is van een equivalente oplossing als het gewijzigde element dezelfde functie heeft, en op dezelfde wijze hetzelfde resultaat oplevert als het oorspronkelijke element. Als dit het geval is, spreekt men van een equivalente oplossing die onder de reikwijdte van het octrooi valt.

De recente uitspraak lijkt nu de FWR-test gedeeltelijk buitenspel te zetten. De rechtbank passeert hier in zekere mate de FWR-test en kijkt in plaats daarvan naar de uitspraken en aanpassingen die door de octrooihouder zijn gedaan in de verleningsprocedure. Zij concludeert dan dat deze aanpassingen ‘bewust’ zijn gedaan en geen vergissing waren. Daarmee worden deze uitspraken maatgevend voor de bescherming tegen inbreuk door equivalentie, in plaats van de (meer objectieve) FWR-test.

De vraag is nu of dit een eenmalige afwijking van de gangbare lijn van redeneren is. Of is hier een nieuwe trend ontstaan waarop in toekomstige octrooiaanvragen geanticipeerd dient te worden?

Voor de lezer die geïnteresseerd is wat er in de betreffende zaak speelde, wordt daar in dit artikel meer detail op ingegaan.

Terug