18 december 2018
Nieuws

Guidelines 2018: wat is er veranderd?

Elk jaar worden de zogenaamde Guidelines for Examination, de richtlijnen die Examiners van het Europees Octrooibureau (EOB) dienen te volgen bij het toetsen van octrooiaanvragen, herzien.

Hieronder volgt een overzicht van een drietal veranderingen die ons in de meest recente versie opvielen.

Software

Volgens artikel 52(2)(a) en (c) van het Europees Octrooiverdrag zijn “wiskundige werkwijzen” en “programma’s voor computers” niet te octrooieren. In de praktijk ligt het vaak iets subtieler. Een aantal gedeeltes van de Guidelines over dit grijze gebied is geheel herschreven en er is zelfs een heel nieuw hoofdstuk bijgekomen.

Geheel herschreven is hoofdstuk G-II, 3.3 over wanneer wiskundige werkwijzen dan tóch bij wijze van uitzondering potentieel te octrooieren zijn. Kort door de bocht is dat als het resultaat van de wiskundige werkwijze ingezet wordt voor een specifiek technisch doel. Wie benieuwd is naar wat onder die noemer kan vallen, vindt in het hoofdstuk een grote hoeveelheid aan voorbeelden. Hoofdstuk G-II, 3.6 over computerprogramma’s is ook grondig onder handen genomen en legt de nadruk eveneens bij het “verdere technische effect” dat een programma moet hebben. Dit houdt in dat als een programma alleen maar draait op een computer of smartphone zonder gevolgen te hebben daarbuiten, het waarschijnlijk moeilijk zal worden om octrooibescherming te verkrijgen.

Nieuw is hoofdstuk F-IV, 3.9.3, dat verheldering geeft over gevallen waarin een programma niet door één apparaat, maar door “distributed computing” geïmplementeerd wordt – het bijhouden van een ledger met gebruik van een blockchain wordt hierbij ook specifiek genoemd. Het hoofdstuk waarschuwt voor het gevaar van onduidelijke formuleringen en wijst erop dat vaak alleen de combinatie van betrokken apparaten te beschermen zal zijn en de onafhankelijke onderdelen niet. Dit is omdat elke onafhankelijke conclusie in een octrooiaanvraag op zichzelf moet voldoen aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit, terwijl bij dergelijke systemen de technische voordelen juist worden gebruikt door de specifieke interactie tussen verschillende onderdelen.

De wijzigingen en toevoegingen duiden erop dat het EOB de ontwikkelingen in deze sector goed in de gaten houdt en moeite doet om het te beschermen gebied zo duidelijk mogelijk af te bakenen. Het valt dan ook zeker te verwachten dat in volgende versies van de Guidelines verdere verfijning zal plaatsvinden.

Eenheid

In principe moeten de conclusies van een octrooi zich richten op één uitvinding. Maar hoe bepaal je of er sprake is van meerdere uitvindingen? Het hoofdstuk hierover, F-V, 2, stelt een aanpak in twee stappen voor om te beoordelen of er sprake is van niet-eenheid, oftewel meerdere uitvindingen.

Stap één hierbij is het bepalen van wat de gemeenschappelijke aspecten zijn die alle geclaimde uitvindingen delen, kijkende naar de gehele aanvrage. Het gaat dan om de technische elementen die alle conclusies delen. Stap twee is het bepalen of deze gemeenschappelijke stof “speciaal” is. Oftewel, of het een bijdrage levert ten opzichte van de stand van de techniek. Als dit niet zo is zal er een bezwaar komen vanwege een vermeend gebrek aan eenheid.

In een nieuw subhoofdstuk, F-V, 2.1, is duidelijk gemaakt dat een gebrek aan duidelijkheid in de conclusies op zichzelf niet voldoende is om te beargumenteren dat er een gebrek aan eenheid is. Ook de aanwezigheid van meerdere onafhankelijk conclusies in dezelfde categorie op zichzelf is niet voldoende. Onder de kopjes F-V, 2.2.2.1 en  2.2.2.2 zijn verder nog nieuwe voorbeelden beschreven om de situatie te verhelderen. Er wordt ingegaan op sets conclusies met ingewikkelde afhankelijkheden en voor zogenaamde “Markush”-conclusies, waarmee meerdere alternatieven in een enkele conclusie worden gevat.

Vervroegde oproepmogelijkheid tot mondelinge zitting

Vroeger kreeg je in de Europese procedure in eerste instantie een nieuwheidsrapport (“Seach Report & Opinion”) en daarna ten minste een zogenaamd “Examination Report”. Als er daarna nog steeds geen consensus was met de Examiner over een verleenbare set conclusies volgden er soms nog één of meerdere Examination Reports, maar kon er ook een uitroep worden verstuurd om bij een mondelinge zitting (“Oral Proceedings”) de octrooiaanvraag proberen verleend te krijgen.

Bij de vorige editie van de richtlijnen werd, in nieuw hoofdstuk C-III, 5, de mogelijkheid geschapen om die oproep voor een zitting al vroeger uit te sturen en neemt bij wijze van uitzondering de oproep tot zitting de plaats in van het eerste Examination Report. Dit kan gedaan worden als de Examiner vindt dat de wijzigingen in de conclusies naar aanleiding van het nieuwheidsrapport niet voldoende “substantieel” zijn en dat de oorspronkelijk genoemde belangrijke bezwaren nog steeds van toepassing zijn. In onze ervaring wordt deze mogelijkheid benut door Examiners, ook in gevallen waarbij basis daarvoor zeer discutabel lijkt. 

In de nieuwe Guidelines is deze mogelijkheid in stand gehouden, maar zijn de eisen wel aangescherpt. In het bijzonder staat er nu letterlijk dat de Examiner moet vinden dat er “no prospect of granting the application” is, “even taking into account the applicant's reply to the search opinion”. Ook is toegevoegd dat de aanvrager van te voren telefonisch mag worden ingelicht dat deze stap overwogen wordt en dat de oproep vergezeld moet zijn van een volledige gesubstantieerde lijst bezwaren. Tenslotte beschrijft het hoofdstuk nu expliciet dat de aanvrager ook na de officiële termijn nog aanvullende verzoeken mag voorstellen. Al met al lijkt dit een koerscorrectie, om te zorgen dat de relatief nieuwe mogelijkheid tot uitnodigen voor een vervroegde mondelinge zitting niet onnodig vaak wordt benut en niet teveel nadelige consequenties heeft voor aanvragers.

Terug