20 september 2018
Artikel

Het prioriteitsjaar van uw Nederlandse aanvrage loopt af. Wat nu?

In veel gevallen raden wij klanten aan om een octrooifamilie te beginnen met een Nederlandse aanvrage. Dit heeft allerlei voordelen. Een Nederlandse aanvrage is bijvoorbeeld relatief goedkoop. Door het registratiesysteem kan er al anderhalf jaar na indiening een verleend octrooi verkregen worden. Bovendien kan er gekozen worden voor een internationaal nieuwheidsonderzoek, waarbij niet de Nederlandse octrooiverleningsinstantie maar het Europees octrooibureau (EOB) een nieuwheidsrapport opstelt. Hiermee kan een goede inschatting worden verkregen van de kansen voor een eventuele Europese vervolgaanvrage.

Maar nu is het alweer bijna een jaar geleden dat u die Nederlandse aanvrage met internationaal nieuwheidsonderzoek indiende. Het nieuwheidsrapport van het EOB is binnen, en nu moet er toch echt een beslissing gemaakt worden: welke vervolgstappen neemt u? Grofweg zijn er drie mogelijkheden.

Optie 1: U gaat niet verder

Misschien was het nieuwheidsrapport heel negatief. Misschien bleek het product toch niet zo goed te werken als verwacht, of zijn de commerciële mogelijkheden beperkt. Misschien is het geld op.

Er zijn allerlei redenen om niet verder te willen met uw aanvrage. Als u geen actie onderneemt verloopt het prioriteitsrecht, maar kunt u nog wel een Nederlands octrooi krijgen. Dit octrooi blijft vervolgens in stand zolang u jaarlijks de (geleidelijk oplopende) vereiste takse betaalt.

Het valt ook te overwegen om uw aanvrage voor publicatie en verlening in te trekken. Dit is vooral zo als u uw uitvinding in de tussentijd nog niet openbaar gemaakt heeft. Door het intrekken blijft uw aanvrage geheim en kunt u eventueel later nog een poging wagen. Hierbij bestaat natuurlijk wel het risico dat in de tussentijd mogelijk nieuwheidsschadelijke openbaarmakingen plaatsvinden.

Optie 2: U dient in Europa en/of andere landen verdere aanvragen in

Weet u al precies in welke gebieden u bescherming wilt krijgen? Dan is deze optie waarschijnlijk de beste. U kiest hierbij een aantal landen of gebieden uit om vervolgaanvragen in te dienen, waarbij u prioriteit inroept van uw Nederlandse aanvrage.

Zo nodig kunt u de aanvrage(n) voor indiening nog iets aanvullen of wijzigen naar aanleiding van het nieuwheidsrapport. Dit kan de kansen op verlening vergroten. Er is echter zorgvuldigheid geboden: voor elementen die niet in de prioriteitsaanvrage stonden heeft u namelijk geen recht op de prioriteitsdatum.

Voor die vervolgaanvragen moet u wederom nieuwheidsonderzoeken aanvragen. Ook in Europa. Maar als het internationale nieuwheidsrapport dat opgesteld is voor de Nederlandse aanvrage volledig bruikbaar is voor de Europese aanvrage (en dit is vaak het geval) kunt u een groot gedeelte van de kosten hiervoor later terugkrijgen.

Optie 3: U dient een PCT-aanvrage in

De landenkeuze is voor veel mensen na een jaar nog moeilijk. Ook kan het zo zijn dat er nog niet voldoende geld kan worden vrijgemaakt voor alle gewenste gebieden. Gelukkig is er nog een derde optie waarmee bij wijze van spreken wat extra tijd kan worden gekocht, namelijk de PCT-aanvrage.

Een PCT-aanvrage leidt, in tegenstelling tot wat sommigen denken, niet tot wereldwijde bescherming. Het is namelijk een manier om een gedeelte van de verleningsprocedure voor een groot aantal landen (met een handvol uitzonderingen, waaronder Argentinië en Taiwan) te centraliseren. Tweeënhalf jaar na de prioriteitsdatum hoeft de landenkeuze pas plaats te vinden. Dit is meestal dus ongeveer anderhalf jaar na het nemen van de beslissing waar dit artikel over gaat. En mocht die gecentraliseerde procedure resulteren in een positief eindrapport, dan zal verlening in veel van de gekozen landen waarschijnlijk voorspoedig gaan.

Er is bovendien sinds kort een bijkomend voordeel. Als Nederlandse aanvrage zal uw PCT-aanvrage waarschijnlijk door het EOB behandeld worden. Het EOB heeft een aantal jaar geleden een zeer interessante nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd: de zogenaamde PCT-Direct route. Deze mogelijkheid kan de kansen op een positief eindrapport significant vergroten voor PCT-aanvragen die prioriteit inroepen van een aanvrage waarvoor het EOB zelf het nieuwheidsrapport heeft opgesteld. Dit betreft precies het soort aanvrage dat u bij deze optie zou indienen.

In het bijzonder houdt de PCT-Direct route in dat de indiening van de PCT-aanvrage kan worden aangegrepen om direct te reageren op het internationale nieuwheidsonderzoek dat u nu al in handen heeft. Specifiek kunt u niet alleen de conclusies aanpassen om tegemoet te komen aan genoemde bezwaren, maar kunt u ook in bijlage aangeven wat u precies gewijzigd heeft en waarom en inhoudelijke argumenten aanvoeren ter verdediging van uw aanvrage. De onderzoeker van het EOB moet dan rekening houden met uw wijzigingen, waardoor de kansen op een positief nieuwheidsrapport significant kunnen toenemen.

Conclusie

Keuzes, keuzes, keuzes. Eenvoudig zal het nooit worden en wat voor u de beste optie is hangt van allerlei factoren af. Mocht u vooral op zoek zijn naar Europese bescherming, dan is de tweede optie hierboven de meest logische. Echter, met name door de nieuwe mogelijkheden die geboden worden door de PCT-direct route, is het aan te raden om ook de derde optie serieus te overwegen.

Terug