18 maart 2019
Artikel

Hoe te navigeren door de ‘Patent Marking’ jungle?

Veel ondernemers zien het als meerwaarde om op het product aan te geven dat er een octrooi op is aangevraagd of verleend. In de praktijk wordt het weergeven van een (octrooi)markering aangeduid met ‘patent marking’. Patent marking is niet alleen een waarschuwing naar (potentiële) kopieerders, het vormt ook een goede marketingtool voor een ondernemer om aan te geven dat het een innovatief product betreft. Maar hoe moet dat eigenlijk, dat patent marking? En verschilt dat per land?

In dit artikel geven we in vogelvlucht de belangrijkste aandachtspunten bij het navigeren door de patent marking-jungle. We geven hierbij antwoord op de volgende vragen:

  • is patent marking noodzakelijk (voor schadevergoedingsdoeleinden)?
  • hoe moet een markering worden uitgevoerd?
  • wat als er een foutieve of onjuiste markering op staat?

De antwoorden zijn gericht op de meest gekozen octrooilanden, te weten: China, Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Noodzakelijkheid patent marking
In de meeste bovengenoemde landen is het niet noodzakelijk om patent marking toe te passen om een schadevergoeding te kunnen vorderen van een inbreukmaker. Voor Nederland geldt wel dat in de periode waarin het octrooi nog niet verleend is (de zogenaamde ‘patent pending’ status) de inbreukmaker ook schriftelijk gewaarschuwd moet worden om schadevergoeding te kunnen eisen. Voorafgaand aan de verlening is een Nederlandse octrooiaanvraag nog geheim. De Nederlandse octrooiwet stelt dat enkel schadevergoeding kan worden gevorderd als een inbreukmaker wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn handelingen inbreuk maken. Door de vermeende inbreukmaker op het bestaan van de octrooiaanvraag te wijzen, kan schadevergoeding worden geëist.

Voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat de markering wel degelijk belangrijk is. Als er geen markering op het product stond en de inbreukmaker op het moment van inbreuk niet wist (of niet kon weten) dat er een octrooi was, kan er geen schadevergoeding voor die eerdere periode worden gevorderd door de octrooihouder.

De Verenigde Staten is het enige bovengenoemde land waarvoor een markering op het product in beginsel noodzakelijk is om op grond van inbreuk een schadevergoeding van een andere partij te kunnen vorderen.

De enige uitzondering wordt gevormd door een octrooihouder die een inbreukmaker heeft gewezen op zijn octrooi en die inbreukmaker daarna door bleef gaan met inbreuk maken. De inbreukmaker kan zich dan niet beroepen op het ontbreken van de markering.

Uitvoering van markering
Voor de meeste landen geldt dat een markering in ieder geval het octrooinummer of, in geval van een octrooiaanvrage, het aanvragenummer moet bevatten.

Voor China geldt dat de markering naast het (Chinese) octrooi- of aanvragenummer ook het type octrooi (octrooi of gebruiksmodel) moet bevatten. In het geval van een octrooiaanvraag moet ook de kennisgeving: ‘patent application, not yet granted’ worden opgenomen. De markering is bij voorkeur in het Chinees, maar mag ook in het Engels worden aangebracht.

Voor Duitsland geldt dat de term ‘Deutsches Bundespatent’ (Duits voor: Duits bondsoctrooi) of de afkorting D.B.P. daarvan moet worden opgenomen op het product.

Voor een gepubliceerde octrooiaanvrage geldt dat D.B.P. moet worden aangevuld met de term ‘angemeldet’ of ‘angem.’ (Duits voor: aangevraagd).

Het octrooinummer is niet verplicht, maar moet op aanvraag van iemand wel worden verstrekt aan die persoon of instelling.

In Frankrijk geldt dat de term ‘Brevet’ in combinatie met het octrooinummer moet worden weergegeven, dus Brevet no ….. .

In Nederland moet naast het octrooi- of aanvragenummer ook worden aangegeven of het een Nederlands octrooi of in Nederland gevalideerde Europese octrooiaanvrage is. In het eerste geval betekent dit dus dat de formulering wordt ‘Octrooinummer NL[nummer]’; in het tweede geval is dat ‘Octrooinummer EP/NL[nummer]’.. De term ‘octrooi’ mag ook worden vervangen door de term ‘patent’. Voor een octrooiaanvrage moet daarnaast de term ‘pending’ worden opgenomen om aan te geven dat het octrooi nog niet verleend is.

In het Verenigd Koninkrijk moet naast het octrooinummer ook de term ‘Patent’ of ‘Patented’ worden opgenomen voor octrooien en ‘Patent Pending’ of ‘Patent applied for’ voor octrooiaanvragen.

In de Verenigde Staten moet naast het octrooinummer ook de term ‘Patent’ of ‘Pat.’ worden opgenomen voor octrooien en ‘Patent Pending’ of ‘Pat. pending’ voor octrooiaanvragen.

Foutieve of onjuiste markering?
In alle landen geldt dat het aanbrengen van patent marking niet toegestaan is als er geen octrooi of octrooiaanvraag aan ten grondslag ligt. Voor Frankrijk, Engeland, Nederland, China en de Verenigde Staten geldt dat een boete verschuldigd is als onterecht gebruik wordt vastgesteld.

In Duitsland geldt dat onterecht gebruik een inbreuk op het Duitse mededingingsrecht vormt die kan worden ingeroepen door een derde partij. Er kan dan een schadevergoeding worden gevorderd door deze derde partij.

Conclusie
Het markeren van producten met het nummer van het octrooi of de octrooiaanvrage heeft diverse voordelen voor een octrooihouder. Het is echter wel van belang om geen foutieve of, nog erger, onjuiste informatie op te nemen op het product. Hieruit kunnen boetes en, in Duitsland, ook schadeclaims volgen.

Een steeds populairdere (en breder toegestane) manier van markeren is het virtueel markeren. Hierbij wordt de term ‘patent’ of ‘patented’ gecombineerd met een internetlink naar een bedrijfspagina waarop per product de van kracht zijnde octrooien en octrooiaanvragen worden weergegeven.
Dit virtuele markeren is reeds toegestaan in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China en is in sommige gevallen ook mogelijk in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het voordeel van een virtuele markering is dat het aanpassen van een status op een internetpagina sneller te realiseren is, en ook veel goedkoper is, dan het doorvoeren van bijvoorbeeld een aanpassing in een spuitgietmal.

Terug