17 januari 2019
Nieuws

McDonald's verliest Europese merkregistratie voor BIG MAC

Het Europese Bureau van de Intellectuele Eigendom (EUIPO) heeft vorige week geoordeeld dat het woordmerk BIG MAC niet voldoet aan de gebruiksverplichting en heeft het Europese merk vervallen verklaard.

In principe dient een EU merk in de 5 jaar na registratie in gebruik te zijn in de Europese Unie. Een EU merk komt niet automatisch te vervallen in geval van niet-gebruik. Echter, iedere derde partij kan het verval van een EU merknaam aanvragen door een verzoek tot verval in te dienen bij het EUIPO. De ratio hierbij is om het totale aantal merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten, te verminderen.

In onderhavig geval, wou McDonald's de hamburgerketen Supermac’s dwarsbomen. McDonald's vond dat de naam SUPERMAC’s teveel leek op BIG MAC en heeft zich verzet tegen de nieuwe EU merkaanvragen voor SUPERMAC’s voor fast-food restaurants. Als tegenoffensief heeft Supermac’s het verval van de EU merkregistratie voor BIG MAG aangevraagd met de reden dat de merknaam niet normaal gebruikt geweest is in de EU in de afgelopen 5 jaar.

Ook al heeft McDonald's bewijzen van gebruik aangeleverd, in de vorm van verklaringen met verkoopcijfers, brochures, advertenties, print outs van websites waarbij het merk getoond wordt, en dit voor verschillende landen in de EU in de relevante periode, toch heeft het EUIPO geoordeeld dat deze niet voldoende zijn om de omvang van het gebruik aan te tonen. Bijgevolg is de EU merkregistratie vervallen verklaard – voor de gehele EU. In elk geval is de beslissing van het EUIPO nog niet definitief. Er is nog mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.

Deze beslissing toont nogmaals aan dat het verzamelen van gebruiksbewijzen geen sinecure is voor een onderneming. Niet alleen moet het gebruiksbewijs de juiste merknaam tonen, het gebruik moet ook aangetoond worden voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De bewijsmiddelen moeten concreet en objectief zijn, meer bepaald moeten ze de plaats van gebruik aantonen, het tijdstip van gebruik, de omvang en de wijze van gebruik. Vrijwel alles wordt aanvaard als mogelijk bewijs, op voorwaarde dat het gedateerd ,solide en objectief is. Verklaringen bijvoorbeeld moeten gestaafd worden door onafhankelijk bewijs. Brochures moeten aanwijzingen van plaats, duur, omvang, jaartal gebruik aantonen. Online bewijsmateriaal moet versterkt worden door gegevens over aantal hits of door orders die online geplaatst zijn. Daarnaast heeft de gemachtigde als taak om het gebruiksbewijs goed te onderbouwen met specificaties over de markt en waarom het overgelegde bewijs in dat specifieke geval normaal gebruik aantoont.

Terug