23 september 2020
Artikel

Zo snel mogelijk een verleend octrooi! … of toch liever niet?

Veel mensen die voor het eerst een octrooi willen aanvragen zijn benieuwd hoe lang het duurt voordat ze een verleend octrooi in handen kunnen hebben. Het antwoord daarop is niet altijd eenduidig. In Nederland worden octrooien in principe al na anderhalf jaar verleend, maar in veel andere landen kan het makkelijk 4-5 jaar duren, of zelfs langer.

Veel mensen schrikken hier in eerste instantie van. Dat is niet geheel onterecht. Als er iemand inbreuk maakt heb je veel meer aan een verleend octrooi dan aan een octrooiaanvrage. Voor een octrooiaanvrage geldt tenslotte dat nog maar moet worden gezien of, en in welke vorm, uiteindelijk een octrooi verleend zal worden.

Dit is een van de redenen dat we Nederlandse klanten vaak aanraden om te beginnen met een Nederlandse aanvrage. Door het zogenaamde “registratiesysteem” dat door de Nederlandse overheid gehanteerd wordt, heb je namelijk al relatief snel een verleend octrooi. Dat octrooi kan worden gebruikt om mensen (in Nederland) aan te spreken op inbreuk.

Het is overigens niet zo dat er voor verlening niets kan worden gedaan tegen inbreuk. Ook op basis van een aanvrage kan iemand namelijk aangesproken worden. De regels zijn hiervoor echter strenger en de mogelijke gevolgen beperkter. De aanvrager kan slechts een “redelijke vergoeding” vorderen, vanaf het moment dat de vermeend inbreukmaker op de hoogte is gesteld van de aanvrage en de inhoud hiervan. Daarom valt het in deze gevallen aan te raden om een eerdere inschrijving van de aanvrage te vragen.

Of toch liever niet zo snel mogelijk een verleend octrooi? Waarom doet dan niet iedereen dat, zo’n verzoek om eerdere inschrijving? Waarom gebruikt niet iedereen de mogelijkheden die er bestaan – bijvoorbeeld de versnelde (ook wel: 'PACE') verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau – om de verleningsprocedure te versnellen? Dit is omdat er ook voordelen zitten aan rustig aan doen als er géén directe aanwijzingen zijn dat er inbreuk wordt gemaakt of zal worden gemaakt.

Strategisch is het een belangrijk voordeel. Op het moment van indienen van een aanvrage heb je een uitvinding gedaan, maar (meestal) nog niet op de markt gebracht. In de jaren waarin de verleningsprocedure loopt, zijn er vaak ontwikkelingen. Misschien blijken sommige aspecten van het product waardevoller dan gedacht of misschien blijkt de markt toch in andere landen te liggen dan verwacht. Door de procedure niet te overhaasten is er meer tijd om goed na te denken over strategische beslissingen die hieruit volgen. Dit geldt voor inhoudelijke beslissingen, zoals in welke richtingen kunnen conclusies beter wel of beter niet worden aangepast. Het geldt ook voor formele beslissingen, zoals in welke landen wil ik na verlening mijn Europese aanvrage valideren. Na verlening is het bovendien niet meer mogelijk om afgesplitste aanvragen in te dienen, waarmee voor een ander aspect van de uitvinding bescherming kan worden nagestreefd.

Een verder voordeel is van financiële aard. Verlening brengt kosten met zich mee. In Europa niet alleen in de vorm van de 'grant and publishing fee', maar ook kosten voor het vertalen en valideren in afzonderlijke landen. Voor een Europese octrooiaanvraag dient jaarlijks een instandhoudingstaks te worden betaald. Na verlening valt het Europese octrooi uiteen in een bundel nationale octrooien, waarvoor ieder afzonderlijk jaarlijks een instandhoudingstaks dient te worden betaald. Als er voor meerdere landen wordt gekozen om te valideren, is het totaal van de instandhoudingstaksen voor de validatielanden vaak hoger dan de instandhoudingstaks voor de Europese octrooiaanvraag. 

Natuurlijk is het doel van elke octrooiaanvrager om uiteindelijk een verleend octrooi in handen te hebben. Toch is het dus handig om niet onnodig haast te maken en in sommige gevallen zelfs om te vertragen. Een nog lopende aanvrage geeft u als aanvrager immers strategische flexibiliteit en vormt een onzekere dreiging voor uw concurrenten. De exacte beschermingsomvang is namelijk pas bekend als het octrooi eenmaal is verleend.

Maatwerk is de sleutel tot een goede aanpak. Uw octrooigemachtigde kan u het beste helpen bij het uitzetten van de juiste koers voor uw aanvrage.

Terug