Guidelines 2022 – Wat is er veranderd ?
Vooraleerst, wat zijn die Guidelines waar octrooigemachtigden zo vaak naar verwijzen?
De verwoording Guidelines is kort voor “Guidelines for Examination in the European Patent Office”. Deze Guidelines zijn een verzameling van richtlijnen die instructies en procedures definiëren die gevolgd moeten worden door het Europees Octrooibureau (EOB) overeenkomstig met het Europees Octrooiverdrag (EOV) en de bijbehorende Uitvoeringsregelingen. De Guidelines laten toe om het Europees octrooiverdrag op uniforme wijze toe te passen, en risico’s en kansen in te schatten bij het indienen en verdedigen van een Europese octrooiaanvrage of Europees octrooi.
De Guidelines worden jaarlijks geüpdatet om rekening te houden met de meest recente evoluties in het Europese octrooirecht, zoals uitspraken van de kamers van beroep. We selecteerden drie noemenswaardige veranderingen in deze nieuwe editie.
- Wijzigingen in de beschrijving
De eerste van de veranderingen betreft een wederkerend onderwerp. Vorig jaar berichtten we al dat de eisen voor het aanpassen van de beschrijving werden aangescherpt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van gedeeltes van de beschrijving die inhoudelijk wel onder de ingediende conclusies vielen, maar niet meer onder de conclusies zoals beperkt tijdens de verleningsprocedure.
De aangescherpte eisen werden door velen in het vrije beroep en de industrie als controversieel beschouwd. Enerzijds is de door het EOB aangevoerde redenering dat zulke gedeeltes van de bescherming kunnen leiden tot twijfels over de beschermingsomvang, waardoor ze de conclusies indirect onduidelijk maken.
Anderzijds kost het nauwkeurig aanpassen van de beschrijving veel tijd. Ook is een keuze of een gedeelte van de beschrijving nog onder de beschermingsomvang valt lang niet altijd zo zwart/wit. Soms kan er namelijk best getwist worden over of een voorbeeld tot onduidelijkheid leidt. Er zou dus ongewenst een beperktere beschermingsomvang verleend kunnen worden door één of meerdere voorbeelden uit de beschrijving te verwijderen.
Saillant detail is dat er in een recente uitspraak (T1989/18) een board of appeal aangaf geen juridische basis in het Europees Octrooi Verdrag te kunnen identificeren voor de eis voor het aanpassen van de beschrijving in lijn met de conclusies.
In het licht van deze controverse zijn de eisen voor het aanpassen van de beschrijving dit jaar herzien. In het bijzonder zijn de eisen een beetje afgezwakt.
De Guidelines eisen bijvoorbeeld niet meer dat uitvoeringsvormen die niet worden gedekt door de gewijzigde conclusies uit de beschrijving worden verwijderd of als dusdanig worden aangeduid. In plaats daarvan moet enkel de materie die inconsistent is met de conclusies uit de beschrijving worden verwijderd of worden gemarkeerd als niet vallend binnen de conclusies waarvoor bescherming wordt gevraagd.
Voorts stellen de Guidelines dat aanvragers het voordeel van de twijfel moeten krijgen voor grensgevallen waarbij het onduidelijk is of een uitvoeringsvormen gedekt wordt door de conclusies.
Hierbij merken we graag op dat onze meest recente ervaringen aantonen dat het EOB hoofdzakelijk lijkt vast te houden aan de redenering dat een ongewijzigde beschrijving de conclusies indirect onduidelijk kunnen maken. Het EOB lijkt dus nog wel veel belang te hechten aan het wijzigen van de beschrijving. Het EOB verwijst hierbij met behulp van een boiler plate tekst naar een resem uitspraken van de Kamer van Beroep, die worden aangegrepen om T1989/18 in ieder geval voorlopig weg te wuiven.
Over dit wederkerend onderwerp lijkt dus nog niet het laatste woord gezegd.
- Double Patenting
Volgend op een uitspraak (G4/19) van de hogere kamer van Beroep (Enlarged Board of Appeal) stellen de Guidelines nu duidelijk dat het dubbel octrooieren van éénzelfde uitvinding zonder uitzondering verboden is op basis van artikel 125 EPC.
Voordien was dit beginsel, waarbij er geen twee octrooien voor dezelfde uitvinding kunnen worden verleend, al algemeen erkend in de landen die verbonden zijn aan het EPC. Zo is er in zowel de Belgische als Nederlands octrooiwetgeving een zogenoemde collisiebepaling die ertoe strekt om dubbele octrooiering voorkomen. Om dit in een context te schetsen: Wanneer een Europese octrooiaanvrage prioriteit inroept van een eerder ingediende Belgische of Nederlandse octrooiaanvrage dan verliest het eerdere Belgische of Nederlandse octrooi op de eerste octrooiaanvrage zijn rechtsgevolgen, wanneer het Europese octrooi wordt gevalideerd in België of Nederland, voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het octrooi op de latere aanvrage die de prioriteit inroept.
In de context van een eerste Europese octrooiaanvrage waarvan prioriteit wordt ingeroepen bij een tweede Europese octrooiaanvrage moet de beschermingsomvang van de twee Europese octrooiaanvragen dus ofwel verschillend zijn ofwel moet één van de twee octrooiaanvragen in getrokken worden. Zo niet stellen de Guidelines nu dat de latere aanvrage die dezelfde materie claimt zal worden afgewezen.
Alvorens octrooien of aanvrage te laten vallen, adviseren wij u steeds om, bij vragen over dit onderwerp, even kort met uw octrooigemachtigde te overleggen. Een klein verschil tussen de twee octrooien kan namelijk al voldoende zijn om niet onder het verbod te vallen.
- Simulaties en techniciteit
Artificiële/kunstmatige intelligentie, AI/KI, en meer algemeen software en het gebruik ervan in de praktijk, is aan een opmars bezig. De toepassingen van software zijn dan ook enorm. Overeenkomstig stijgen de octrooiaanvragen met betrekking tot software ook bij het EOB.
Nu hoor ik u al zeggen: Software is toch niet octrooieerbaar in Europa? Software als dusdanig is namelijk uitgesloten van octrooiering door onder meer het EPC, de ROW en Boek XI “intellectuele eigendom van WER!
De moeilijkheid van het octrooieren van software is dat, om octrooieerbaar te zijn, de software technisch moet zijn. Kort door de bocht is, de software moet een technisch effect hebben dat een bijdrage levert in de praktijk. De Guidelines geven daar enkele voorbeelden van: het optimaliseren van een belastingsverdeling in een computer netwerk, het regelen van een technisch proces zoals een röntgenapparaat, het verschaffen van een medische diagnose met behulp van een geautomatiseerd systeem dat fysiologische metingen verwerkt, etc.
De Guidelines werden ook dit jaar verder geüpdatet op dit vakgebied. Meer bepaald maken de nieuwe Guidelines duidelijker hoe je een uitvinding moet benaderen om vast te stellen of er al dan niet van een technisch effect kan gesproken worden. De nieuwe Guidelines bespreken ook meerdere situaties waarin simulaties een rol kunnen spelen, waarin de conclusies in de recente uitspraak G1/19 worden verwerkt. De Guidelines maken hierin een duidelijk verschil tussen puur numerieke simulaties zonder directe link met de fysieke buitenwereld en simulaties die interageren met de buitenwereld.
Deze verandering laat uw octrooigemachtigde toe om betere inschattingen te maken betreffende de octrooieerbaarheid van uw software uitvinding.